“熊仔焦糖榛子蛋糕”是否侵犯了原告的注冊商標專用權(quán)

新聞來源：中國知識產(chǎn)權(quán)報 信息整理編輯：悠樂

裁判要旨

經(jīng)營者在經(jīng)營活動中，出于合理需要，對自身商品的特點進行描述時，不可避免地使用到與他人注冊商標相同的文字，且已經(jīng)附加了自有商標等區(qū)別性標識，主觀上并非為了攀附他人商譽，客觀上不會造成消費者混淆、誤認的使用行為屬于正當使用，不應(yīng)被認定構(gòu)成商標侵權(quán)。

是否正當使用各執(zhí)一詞

原告熊仔動漫公司系第934436號“熊仔xiongzai”商標和第4145372號“熊仔”商標的權(quán)利人，核定使用商品為包括餅干、糕點在內(nèi)的第30類商品。被告廣東星巴克咖啡有限公司泉州浦西萬達廣場分店等5家分店系星巴克公司授權(quán)分店。因被告將其制作的一款卡通小熊形狀的蛋糕命名為“熊仔焦糖榛子蛋糕”，原告分別向法院起訴5名被告的使用行為構(gòu)成對其商標專用權(quán)的侵犯，要求停止侵權(quán)、賠償損失。

福建省泉州市中級人民法院經(jīng)審理認為，商標法意義上的使用是指將商標用于商業(yè)活動中能發(fā)揮識別商品來源功能的使用，用于表示商品的形狀、質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點的描述性使用行為不屬于商標法意義上的使用。該案被告的門店招牌、商品項目與價目表、店內(nèi)宣傳海報與裝飾、商品包裝、商品小票上均大量使用其自有的、為相關(guān)消費者所熟知的“星巴克/STARBUCKS”及相關(guān)圖形商標等系列商標。由于涉案商品系一只卡通小熊形狀的小蛋糕，原料中包含榛子，故被告將其命名為“熊仔焦糖榛子蛋糕”，使用“熊仔”字樣是為了表示商品的形狀，屬于對該款商品的描述性使用。只要這種標注沒有超出正當、合理使用的范疇，不會導致相關(guān)公眾混淆商品來源，可以認定構(gòu)成正當使用。被告在其店鋪銷售的蛋糕商品名稱上使用“熊仔”字樣屬正當使用行為，并未侵犯熊仔動漫公司涉案注冊商標專用權(quán)。據(jù)此，法院一審判決駁回熊仔動漫公司的訴訟請求。熊仔動漫公司提起上訴，福建省高級人民法院維持了一審判決。

描述性使用判斷成為關(guān)鍵

該案主要的爭議焦點在于被告將其產(chǎn)品命名為“熊仔焦糖榛子蛋糕”是否具有正當理由，是否侵犯了原告的注冊商標專用權(quán)。在此基礎(chǔ)上要分析描述性使用的法理基礎(chǔ)、法律規(guī)定和描述性使用的合理邊界及構(gòu)成要件。

在商標侵權(quán)訴訟中，認定商標侵權(quán)的一個重要前提是被告的使用行為必須構(gòu)成商標性使用。而在許多案件中，被告往往以其對相關(guān)標識的使用屬于合理性使用而非商標性使用為由進行不侵權(quán)抗辯。商標合理使用主要涉及描述性使用和指示性合理使用兩種。該案主要涉及描述性合理使用。描述性使用又稱敘述性使用或說明性使用，是指行為人在描述其商品或者服務(wù)時對與他人商標相同或相似文字進行的合理使用，包括對自己名稱或地址的使用、商品通用名稱以及自己商品或服務(wù)特性的描述等。從商標的屬性來說，由于含有描述性元素的商標在作為商標注冊之前，已經(jīng)具備形容某種商品特點的含義即“第一含義”，任何人無權(quán)對該商標所具備的“第一含義”進行壟斷，否則這無疑是對公共領(lǐng)域共同享有的權(quán)利或資源的掠奪，也使得其他經(jīng)營者喪失了使用該詞匯準確描述商品特點的權(quán)利，進而剝奪了其應(yīng)當享有的同等競爭機會或優(yōu)勢。因此，任何人基于正當目的，均可以對商標中包含的上述描述性成分進行合理使用，商標權(quán)利人對此無權(quán)進行干預(yù)。商標法第五十九條對描述使用有專門規(guī)定。

需要注意的是，用他人注冊商標中的詞語描述自己的商品有一個邊界問題，一旦突破合理使用的邊界范圍，則構(gòu)成商標侵權(quán)。這是因為含有描述性元素的商標經(jīng)過商標權(quán)利人的持續(xù)使用和宣傳推廣，使得商標在固有顯著性比較弱的情況下，獲得一定知名度及后天的顯著性，商標的“第二含義”得到了彰顯，并同商標權(quán)利人之間建立起較為固定的聯(lián)系，能夠發(fā)揮區(qū)別商品或服務(wù)來源的作用。因此，即便某一件商標中含有描述性元素，在其獲得注冊后非經(jīng)法定程序撤銷或被無效前，其相關(guān)合法權(quán)益也應(yīng)受到保護，并不意味著他人就可以隨便使用，他人需本著善意、合理和描述性的出發(fā)點使用，盡量與注冊商標劃清界限，防止對消費者造成混淆誤導，否則還是會有侵權(quán)風險。判斷經(jīng)營者對描述性元素的使用是否正當，審查的重點在于對被控標識的使用方式，是用于表明商品來源的商標性使用，還是用于表達商品特點的描述性使用。從審判實踐來看，認定被告的使用行為是否屬于正當使用，應(yīng)主要圍繞使用意圖、使用方式和使用效果等方面進行審查。

在有些個案中，還需要結(jié)合歷史傳承等特定因素進行綜合考慮，并根據(jù)案件具體情況進行判斷。關(guān)于使用意圖，需要審查行為人是出于描述、說明產(chǎn)品的目的而善意使用相關(guān)標識，還是出于攀附他人商譽的不正當競爭意圖而使用他人商標，這是判斷是否構(gòu)成正當使用的重要因素;關(guān)于使用方式，要構(gòu)成正當使用，不但應(yīng)為描述產(chǎn)品形狀、特點所必要，而且在使用方式上應(yīng)當正當合理;關(guān)于使用效果，為盡可能減少市場混淆，在判斷是否構(gòu)成正當使用時，應(yīng)當考慮混淆因素，將“不構(gòu)成混淆”作為正當使用的一個成立要件，以此促使行為人更加規(guī)范謹慎地使用描述性詞匯;關(guān)于影響正當使用認定的其他因素，還要考量注冊商標的顯著性和知名度以及注冊商標的歷史因素等。(福建省高級人民法院 歐群山 蔡偉)

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