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PCT專利申請(qǐng)及審查小貼士
日期：2019-04-01 10:42:08
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PCT (專利合作條約，Patent Cooperation Treaty)是一份擁有超過150個(gè)締約國的國際條約(參見圖1，藍(lán)色為成員國)。通過PCT，申請(qǐng)人只需提交一份“國際”專利申請(qǐng)(而不是分別提交多個(gè)不同國家或地區(qū)的專利申請(qǐng))，即可請(qǐng)求在為數(shù)眾多的國家中同時(shí)對(duì)其發(fā)明進(jìn)行專利保護(hù)。專利權(quán)的授予仍由各國家或地區(qū)專利局負(fù)責(zé)，這稱為“國家階段”。如果喜歡知春路知識(shí)產(chǎn)權(quán)的文章，可以關(guān)注知春路知識(shí)產(chǎn)權(quán)商標(biāo)查詢網(wǎng)，更多精彩的資訊等著您!
二、PCT申請(qǐng)及最終授權(quán)的流程
PCT申請(qǐng)及最終授權(quán)的整個(gè)流程較為復(fù)雜，詳情可參見圖2，具體包括：
1. 提交申請(qǐng)：申請(qǐng)人以一種語言，向一個(gè)國家或地區(qū)專利局或者 WIPO 提交一份滿足PCT形式要求的國際申請(qǐng)，并繳納一組費(fèi)用;
2. 國際檢索：由“國際檢索單位”(International Search Authority，ISA)檢索可影響發(fā)明專利性的專利文獻(xiàn)和技術(shù)文獻(xiàn)制作國際檢索報(bào)告，并就可專利性提出書面意見(Written Opinion)。對(duì)于每一份PCT申請(qǐng)，所有的國際檢索報(bào)告和書面意見僅是初步的、不具有約束力的?！秾＠献鳁l約》第27條對(duì)此做了明確的規(guī)定“本條約和細(xì)則的任何規(guī)定都不得解釋為意圖限制任何締約國按其意志規(guī)定授予專利權(quán)的實(shí)質(zhì)性條件的自由”。因此，國際檢索報(bào)告和書面意見僅是參考性的，無任何約束力，僅以是否國際檢索報(bào)告存在相關(guān)文件以及書面意見來判斷專利的授權(quán)前景，是完全片面且沒有依據(jù)的。
以Merck的K藥(Keytruda)的化合物專利WO2008156712為例，ISA在書面意見之中對(duì)該發(fā)明的新穎性、創(chuàng)造性和實(shí)用性三性作了負(fù)面的總結(jié)，具體如圖3所示。其中權(quán)利要求1-4,7-19,22和23均不具有新穎性，權(quán)利要求1-23全部不滿足創(chuàng)造性，所使用的重要對(duì)比文獻(xiàn)(Relevant Documents)就是大家都耳熟能詳?shù)腛藥(Opdivo)的化合物專利WO2006121168。然而，該P(yáng)CT專利進(jìn)入具體國家后，Merck通過修改權(quán)利要求書以及盡全力答復(fù)審查意見，最終在澳大利亞、中國、加拿大、歐洲、日本、韓國、美國等國家成功獲得了專利權(quán)。
3. 國際公布：自最早申請(qǐng)日(優(yōu)先權(quán)日)起 18 月，國際申請(qǐng)的內(nèi)容將公布，國際檢索報(bào)告和書面意見也會(huì)一并公布;
自優(yōu)先權(quán)日起18個(gè)月，PCT國際申請(qǐng)會(huì)在 PATENTSCOPE上在線公布。專利申請(qǐng)的內(nèi)容在國際公布之前，未經(jīng)申請(qǐng)人請(qǐng)求或授權(quán)，任何第三方均不得查閱申請(qǐng)人的國際申請(qǐng)。但在國際公布之后，國際申請(qǐng)文檔中的某些文件就會(huì)與公布的國際申請(qǐng)一起在PATENTSCOPE 上公開，任何第三方均能夠進(jìn)行查看。
4. 國際初步審查(可選)：經(jīng)申請(qǐng)人要求，由某一國際檢索單位進(jìn)行另外的專利性分析，通常針對(duì)的是修改過的申請(qǐng);
5. 國家階段：自最早申請(qǐng)日(優(yōu)先權(quán)日)起 30個(gè)月，申請(qǐng)人開始直接向希望獲得專利的國家(或地區(qū))專利局尋求專利授予。申請(qǐng)人可利用優(yōu)先權(quán)日起30個(gè)月的時(shí)間評(píng)估是否進(jìn)入國家階段，以及進(jìn)入哪些具體國家，主要基于專利與產(chǎn)品的關(guān)聯(lián)度，目標(biāo)市場(chǎng)以及費(fèi)用進(jìn)行綜合考慮，美國、歐洲、中國和日本通常是第一梯隊(duì)選擇的國家。
三、PCT專利申請(qǐng)及授權(quán)預(yù)計(jì)所需的時(shí)間
PCT進(jìn)入國家階段一旦確定具體國家，需要進(jìn)行翻譯、聯(lián)系當(dāng)?shù)貙＠硭M(jìn)行代理等事宜。此時(shí)PCT專利申請(qǐng)就轉(zhuǎn)變成了N個(gè)國家專利申請(qǐng)，后續(xù)會(huì)由這N個(gè)國家的專利審查員進(jìn)行單獨(dú)審查，審查周期通常在3年左右。
以美國為例，首先可能會(huì)收到一份RR Office Action，讓申請(qǐng)人選擇具體的Group進(jìn)行審查，隨后會(huì)收到Non-Final Rejection Office Action，申請(qǐng)人有3個(gè)月的時(shí)間進(jìn)行答復(fù)，交費(fèi)還可以額外延期3個(gè)月，若答復(fù)后審查員認(rèn)為專利申請(qǐng)符合授權(quán)條件，則會(huì)發(fā)授權(quán)通知書，專利獲得授權(quán)。若答復(fù)后審查員認(rèn)為缺陷仍沒有克服，審查員會(huì)進(jìn)一步發(fā)Final Rejection Office Action，基于申請(qǐng)人的答復(fù)策略，后續(xù)還可能會(huì)有進(jìn)一步的審查意見。
因此，提交一份PCT申請(qǐng)使得申請(qǐng)人有充足的時(shí)間認(rèn)識(shí)該P(yáng)CT專利的價(jià)值，并在30個(gè)月進(jìn)入“國家階段”時(shí)，能夠合理地進(jìn)行決策。從最早的申請(qǐng)日起計(jì)算，如果一切進(jìn)展順利，專利從申請(qǐng)到具體國家獲得授權(quán)通常需要6年左右的時(shí)間。
四、結(jié)語
PCT作為全球范圍卓有影響力知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)條約，在推進(jìn)專利的全球化保護(hù)和過程中起到了非常積極的作用，為紛繁復(fù)雜的專利各國保護(hù)和優(yōu)先權(quán)計(jì)算提供了更為便捷的操作。
我們注意到一些重視知識(shí)產(chǎn)權(quán)、具有全球視野和遠(yuǎn)見的公司已經(jīng)走行業(yè)的前列，提前進(jìn)行專利布局，利用PCT覆蓋全球重要的國家和地區(qū)，以爭取更多的市場(chǎng)和技術(shù)保護(hù)。以生物制藥行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)南京傳奇生物科技有限公司為例，目前傳奇擁有PCT專利申請(qǐng)27項(xiàng)，其核心專利之一 PCT/CN2016/094408 已經(jīng)進(jìn)入國家階段，覆蓋美國、日本、歐洲、中國、歐亞、澳大利亞、巴西、南非、印度、沙特阿拉伯、新加坡、韓國等29個(gè)國家和地區(qū);另一核心專利PCT/CN2017/096938 正在準(zhǔn)備進(jìn)入國家階段，也將利用PCT爭取覆蓋更多的地區(qū)和國家。
希望越來越多的中國企業(yè)在走出國門的過程中，善用PCT打造專利的護(hù)城河，保護(hù)公司的核心知識(shí)產(chǎn)權(quán)，促進(jìn)專利的成果轉(zhuǎn)化和效益優(yōu)化，在市場(chǎng)的競爭中獲得更多的優(yōu)勢(shì)。
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版權(quán)說明：上述為轉(zhuǎn)載或編者觀點(diǎn)，不代表知春路知識(shí)產(chǎn)權(quán)意見，不承當(dāng)任何法律責(zé)任
PCT專利申請(qǐng)及審查小貼士
PCT (專利合作條約，Patent Cooperation Treaty)是一份擁有超過150個(gè)締約國的國際條約(參見圖1，藍(lán)色為成員國)。通過PCT，申請(qǐng)人只需提交一份“國際”專利申請(qǐng)(而不是分別提交多個(gè)不同國家或地區(qū)的專利申請(qǐng))，即可請(qǐng)求在為數(shù)眾多的國家中同時(shí)對(duì)其發(fā)明進(jìn)行專利保護(hù)。專利權(quán)的授予仍由各國家或地區(qū)專利局負(fù)責(zé)，這稱為“國家階段”。如果喜歡知春路知識(shí)產(chǎn)權(quán)的文章，可以關(guān)注知春路知識(shí)產(chǎn)權(quán)商標(biāo)查詢網(wǎng)，更多精彩的資訊等著您!
二、PCT申請(qǐng)及最終授權(quán)的流程
PCT申請(qǐng)及最終授權(quán)的整個(gè)流程較為復(fù)雜，詳情可參見圖2，具體包括：
1. 提交申請(qǐng)：申請(qǐng)人以一種語言，向一個(gè)國家或地區(qū)專利局或者 WIPO 提交一份滿足PCT形式要求的國際申請(qǐng)，并繳納一組費(fèi)用;
2. 國際檢索：由“國際檢索單位”(International Search Authority，ISA)檢索可影響發(fā)明專利性的專利文獻(xiàn)和技術(shù)文獻(xiàn)制作國際檢索報(bào)告，并就可專利性提出書面意見(Written Opinion)。對(duì)于每一份PCT申請(qǐng)，所有的國際檢索報(bào)告和書面意見僅是初步的、不具有約束力的?！秾＠献鳁l約》第27條對(duì)此做了明確的規(guī)定“本條約和細(xì)則的任何規(guī)定都不得解釋為意圖限制任何締約國按其意志規(guī)定授予專利權(quán)的實(shí)質(zhì)性條件的自由”。因此，國際檢索報(bào)告和書面意見僅是參考性的，無任何約束力，僅以是否國際檢索報(bào)告存在相關(guān)文件以及書面意見來判斷專利的授權(quán)前景，是完全片面且沒有依據(jù)的。
以Merck的K藥(Keytruda)的化合物專利WO2008156712為例，ISA在書面意見之中對(duì)該發(fā)明的新穎性、創(chuàng)造性和實(shí)用性三性作了負(fù)面的總結(jié)，具體如圖3所示。其中權(quán)利要求1-4,7-19,22和23均不具有新穎性，權(quán)利要求1-23全部不滿足創(chuàng)造性，所使用的重要對(duì)比文獻(xiàn)(Relevant Documents)就是大家都耳熟能詳?shù)腛藥(Opdivo)的化合物專利WO2006121168。然而，該P(yáng)CT專利進(jìn)入具體國家后，Merck通過修改權(quán)利要求書以及盡全力答復(fù)審查意見，最終在澳大利亞、中國、加拿大、歐洲、日本、韓國、美國等國家成功獲得了專利權(quán)。
3. 國際公布：自最早申請(qǐng)日(優(yōu)先權(quán)日)起 18 月，國際申請(qǐng)的內(nèi)容將公布，國際檢索報(bào)告和書面意見也會(huì)一并公布;
自優(yōu)先權(quán)日起18個(gè)月，PCT國際申請(qǐng)會(huì)在 PATENTSCOPE上在線公布。專利申請(qǐng)的內(nèi)容在國際公布之前，未經(jīng)申請(qǐng)人請(qǐng)求或授權(quán)，任何第三方均不得查閱申請(qǐng)人的國際申請(qǐng)。但在國際公布之后，國際申請(qǐng)文檔中的某些文件就會(huì)與公布的國際申請(qǐng)一起在PATENTSCOPE 上公開，任何第三方均能夠進(jìn)行查看。
4. 國際初步審查(可選)：經(jīng)申請(qǐng)人要求，由某一國際檢索單位進(jìn)行另外的專利性分析，通常針對(duì)的是修改過的申請(qǐng);
5. 國家階段：自最早申請(qǐng)日(優(yōu)先權(quán)日)起 30個(gè)月，申請(qǐng)人開始直接向希望獲得專利的國家(或地區(qū))專利局尋求專利授予。申請(qǐng)人可利用優(yōu)先權(quán)日起30個(gè)月的時(shí)間評(píng)估是否進(jìn)入國家階段，以及進(jìn)入哪些具體國家，主要基于專利與產(chǎn)品的關(guān)聯(lián)度，目標(biāo)市場(chǎng)以及費(fèi)用進(jìn)行綜合考慮，美國、歐洲、中國和日本通常是第一梯隊(duì)選擇的國家。
三、PCT專利申請(qǐng)及授權(quán)預(yù)計(jì)所需的時(shí)間
PCT進(jìn)入國家階段一旦確定具體國家，需要進(jìn)行翻譯、聯(lián)系當(dāng)?shù)貙＠硭M(jìn)行代理等事宜。此時(shí)PCT專利申請(qǐng)就轉(zhuǎn)變成了N個(gè)國家專利申請(qǐng)，后續(xù)會(huì)由這N個(gè)國家的專利審查員進(jìn)行單獨(dú)審查，審查周期通常在3年左右。
以美國為例，首先可能會(huì)收到一份RR Office Action，讓申請(qǐng)人選擇具體的Group進(jìn)行審查，隨后會(huì)收到Non-Final Rejection Office Action，申請(qǐng)人有3個(gè)月的時(shí)間進(jìn)行答復(fù)，交費(fèi)還可以額外延期3個(gè)月，若答復(fù)后審查員認(rèn)為專利申請(qǐng)符合授權(quán)條件，則會(huì)發(fā)授權(quán)通知書，專利獲得授權(quán)。若答復(fù)后審查員認(rèn)為缺陷仍沒有克服，審查員會(huì)進(jìn)一步發(fā)Final Rejection Office Action，基于申請(qǐng)人的答復(fù)策略，后續(xù)還可能會(huì)有進(jìn)一步的審查意見。
因此，提交一份PCT申請(qǐng)使得申請(qǐng)人有充足的時(shí)間認(rèn)識(shí)該P(yáng)CT專利的價(jià)值，并在30個(gè)月進(jìn)入“國家階段”時(shí)，能夠合理地進(jìn)行決策。從最早的申請(qǐng)日起計(jì)算，如果一切進(jìn)展順利，專利從申請(qǐng)到具體國家獲得授權(quán)通常需要6年左右的時(shí)間。
四、結(jié)語
PCT作為全球范圍卓有影響力知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)條約，在推進(jìn)專利的全球化保護(hù)和過程中起到了非常積極的作用，為紛繁復(fù)雜的專利各國保護(hù)和優(yōu)先權(quán)計(jì)算提供了更為便捷的操作。
我們注意到一些重視知識(shí)產(chǎn)權(quán)、具有全球視野和遠(yuǎn)見的公司已經(jīng)走行業(yè)的前列，提前進(jìn)行專利布局，利用PCT覆蓋全球重要的國家和地區(qū)，以爭取更多的市場(chǎng)和技術(shù)保護(hù)。以生物制藥行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)南京傳奇生物科技有限公司為例，目前傳奇擁有PCT專利申請(qǐng)27項(xiàng)，其核心專利之一 PCT/CN2016/094408 已經(jīng)進(jìn)入國家階段，覆蓋美國、日本、歐洲、中國、歐亞、澳大利亞、巴西、南非、印度、沙特阿拉伯、新加坡、韓國等29個(gè)國家和地區(qū);另一核心專利PCT/CN2017/096938 正在準(zhǔn)備進(jìn)入國家階段，也將利用PCT爭取覆蓋更多的地區(qū)和國家。
希望越來越多的中國企業(yè)在走出國門的過程中，善用PCT打造專利的護(hù)城河，保護(hù)公司的核心知識(shí)產(chǎn)權(quán)，促進(jìn)專利的成果轉(zhuǎn)化和效益優(yōu)化，在市場(chǎng)的競爭中獲得更多的優(yōu)勢(shì)。
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