中國企業(yè)申請美國商標(biāo)注冊需要了解的知識

美國專利商標(biāo)局近期發(fā)布通知，其考慮擬定新規(guī)，要求所有美國商標(biāo)的外國申請人、美國商標(biāo)注冊人以及在商標(biāo)評審和上訴程序中的外國當(dāng)事人指定一名美國持證律師擔(dān)任其代理人。該擬議新規(guī)旨在保護(hù)美國商標(biāo)注冊登記制度，并解決瑕疵性以及欺詐性商標(biāo)申請日益增加的問題。這些不當(dāng)申請多來自Pro Se商標(biāo)申請，即商標(biāo)申請人自行提交的、未指定律師為代理人的申請。USPTO指出：上述不當(dāng)申請似乎大多源自中國申請人，這些申請或者受中國地方財政補(bǔ)貼的驅(qū)使。如果對于商標(biāo)問題有任何疑問，歡迎前來咨詢，我們可以為您提供專業(yè)的指導(dǎo)性意見。歡迎關(guān)注知春路知識產(chǎn)權(quán)商標(biāo)在線查詢網(wǎng)

上述擬議新規(guī)一旦通過，將于2019年秋季生效。USPTO已于2019年3月18日前完成意見征詢工作。對于不合規(guī)申請，是在申請?zhí)峤恢罅⒓从枰灾兄?，等待申請人指定美國律師，抑或是等到首次審查意見書出具之后再?zhí)行上述規(guī)定，USPTO仍在考量之中。

上述擬議新規(guī)雖然是因?yàn)檫^多的不當(dāng)商標(biāo)申請而引發(fā)，但其一旦實(shí)施，將會對中國申請人提交的正當(dāng)申請產(chǎn)生影響。對于正在或者打算在美國進(jìn)行商標(biāo)布局的中國企業(yè)，應(yīng)當(dāng)未雨綢繆，開始審視已經(jīng)提交或者打算提交的申請，評估是否需要接洽美國知識產(chǎn)權(quán)律師，并考慮相應(yīng)的預(yù)算。

根據(jù)2013年斯坦福法學(xué)院對25年間USPTO商標(biāo)申請和注冊數(shù)量的調(diào)研，自行商標(biāo)申請的成功率為40%左右，這大大低于那些通過律師提交的商標(biāo)申請成功率（至少為60%）?；谶@個原因，即使不考慮擬議新規(guī)，也建議中國申請人在申請美國商標(biāo)前咨詢專業(yè)的美國律師，以提高注冊成功率。

上述擬議新規(guī)還包含其他哪些變化？

除要求外國申請人聘請美國律師處理USPTO相關(guān)事務(wù)外，上述擬議新規(guī)還對當(dāng)前法律實(shí)踐作出了另外幾處變更，包括：

擬議新規(guī)并不是只針對中國申請人，還適用于主營業(yè)務(wù)地址不位于美國境內(nèi)的所有外國公司；

擬議新規(guī)要求代理外國申請人的美國律師必須在美國五十個州中的至少一個州、哥倫比亞特區(qū)、聯(lián)邦或美國領(lǐng)土內(nèi)具有生效的執(zhí)業(yè)資格；

擬議新規(guī)將取消現(xiàn)有的對加拿大商標(biāo)律師及代理人的相互承認(rèn)，但目前已確認(rèn)有資格在USPTO執(zhí)業(yè)的律師例外。

馬德里商標(biāo)申請也須遵守有關(guān)必須由美國律師代理的規(guī)定，除非相關(guān)申請滿足所有法律手續(xù)（含商品描述），首次審查后即適宜公布（2017財年中此類情況發(fā)生率僅為2.9%）；

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