寶馬公司被侵害商標(biāo)權(quán)及不正當(dāng)競爭糾紛案

裁判摘要

當(dāng)被控侵權(quán)商標(biāo)標(biāo)識(shí)中存在多個(gè)相近的侵權(quán)商標(biāo)標(biāo)識(shí)，且其中某個(gè)被控侵權(quán)商標(biāo)標(biāo)識(shí)系權(quán)利商標(biāo)馳名前已經(jīng)注冊的，此時(shí)應(yīng)根據(jù)被控侵權(quán)人是否具有明顯的侵權(quán)主觀惡意；之后注冊的被控侵權(quán)商標(biāo)標(biāo)識(shí)的實(shí)際使用情況是否存在對之前注冊的商標(biāo)標(biāo)識(shí)的商譽(yù)傳承；之后注冊的被控侵權(quán)標(biāo)識(shí)是否與權(quán)利商標(biāo)相同或近似，足以誤導(dǎo)公眾并可能致使權(quán)利人的利益受到損害等因素，判斷在權(quán)利商標(biāo)馳名后注冊的商標(biāo)是否屬于對馳名商標(biāo)的復(fù)制、模仿，應(yīng)否停止使用。

原告：寶馬股份公司（BayerischeMotoren Werke Aktiengesellschaft），住所地：德意志 聯(lián)邦共和國慕尼黑80809，佩圖爾林。

代表人：史蒂芬·希恩茨（Stefan Hienzsch）和約亨·福爾克默（JochenVolkmer），助理總法律顧問和商標(biāo)部門主管。

被告：上海創(chuàng)佳服飾有限公司，住所地中華人民共和國上海市奉賢區(qū)柘林鎮(zhèn)。法定代表人：鄭昌輝，執(zhí)行董事。

被告：德馬集團(tuán)（國際）控股有限公司[DEMA GROUP (INT’L) HOLDING LIMITED]，住所地香港特別行政區(qū)上環(huán)文咸西街。

被告：周樂琴

原告寶馬股份公司（以下簡稱寶馬公司）因與被告上海創(chuàng)佳服飾有限公司（以下簡稱創(chuàng)佳公司）、德馬集團(tuán)（國際）控股有限公司（以下簡稱德馬公司）、周樂琴侵害商標(biāo)權(quán)及不正當(dāng)競爭糾紛，向上海知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院提起訴訟。

原告寶馬公司訴稱：2008年開始，被告德馬公司、被告周樂琴、被告創(chuàng)佳公司共同合謀，通過分工合作的方式設(shè)立、經(jīng)營了BMN品牌加盟體系，使用原告寶馬公司馳名商標(biāo)“寶馬”、“BMW”作為字號(hào)注冊了被告德馬公司；模仿原告寶馬公司“”、“BMW”等馳名商標(biāo)，注冊并使用“”、“”等商標(biāo)；使用與原告寶馬公司“”、“BMW”（第18類）等商標(biāo)近似的侵權(quán)標(biāo)識(shí)以及德國寶馬集團(tuán)（國際）控股有限公司、德馬集團(tuán)（國際）控股有限公司、德國寶馬、德國寶馬集團(tuán)等文字，構(gòu)成對原告的商標(biāo)侵權(quán)及不正當(dāng)競爭。

請求判令：1、被告創(chuàng)佳公司、被告德馬公司、被告周樂琴立即停止對原告涉案注冊商標(biāo)專用權(quán)的侵害；2、被告德馬公司立即停止使用“德馬集團(tuán)（國際）控股有限公司”以及“德國寶馬集團(tuán)（國際）控股有限公司”的企業(yè)名稱；3、被告創(chuàng)佳公司、被告德馬公司、被告周樂琴連帶賠償寶馬公司經(jīng)濟(jì)損失人民幣300萬元（包括律師費(fèi)及合理支出）。4.被告創(chuàng)佳公司、被告德馬公司、被告周樂琴在《中國工商報(bào)》以顯著位置刊登聲明，消除侵權(quán)造成的不良影響。

被告創(chuàng)佳公司辯稱：1、創(chuàng)佳公司對于原告系涉案注冊商標(biāo)的專用權(quán)人并無異議。2、創(chuàng)佳公司并未實(shí)施原告在本案中主張的商標(biāo)侵權(quán)行為。創(chuàng)佳公司已經(jīng)合法取得了被告德馬公司的相關(guān)商標(biāo)授權(quán)，并依法授權(quán)第三方使用。現(xiàn)第三方使用行為超出了創(chuàng)佳公司的授權(quán)范圍，與創(chuàng)佳公司無關(guān)。綜上，被告創(chuàng)佳公司認(rèn)為其不構(gòu)成侵權(quán)，請求本院駁回原告的全部訴訟請求。

被告德馬公司未向本院遞交書面答辯意見。

被告周樂琴辯稱：1.周樂琴對于原告系涉案注冊商標(biāo)的專用權(quán)人并無異議。2.周樂琴注冊并授權(quán)被告創(chuàng)佳公司使用的商標(biāo)與原告對應(yīng)的涉案注冊商標(biāo)既不相同亦不近似，不構(gòu)成對原告涉案注冊商標(biāo)的侵害，且被告創(chuàng)佳公司實(shí)際并未使用周麗琴注冊的商標(biāo)。3.被告創(chuàng)佳公司、被告德馬公司實(shí)際使用的涉案被控侵權(quán)標(biāo)識(shí)，均非來自于周樂琴的授權(quán)，與周樂琴無關(guān)。4.原告在本案中提供的證據(jù)，尚無法證明周樂琴存在直接使用被控侵權(quán)標(biāo)識(shí)的行為。綜上，被告周樂琴請求本院駁回原告的訴訟請求。

上海知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院經(jīng)審理查明：

一、關(guān)于原告主張的涉案商標(biāo)的相關(guān)事實(shí)

原告系“”圖形商標(biāo)、“寶馬”文字商標(biāo)、“BMW”字母商標(biāo)等注冊商標(biāo)專用權(quán)人。

二、關(guān)于原告主張的涉案商標(biāo)屬于馳名商標(biāo)的相關(guān)事實(shí)

（一）使用“”、“寶馬”、“BMW”等商標(biāo)的汽車商品在中國大陸地區(qū)的市場份額、銷售區(qū)域、利稅等相關(guān)事實(shí)

原告提供的證據(jù)顯示：“”、“寶馬”、“BMW”等商標(biāo)被使用于寶馬汽車的生產(chǎn)、銷售、宣傳推廣等商業(yè)活動(dòng)。2005年9月29日，寶馬中國成立，其經(jīng)營范圍包括寶馬汽車和摩托車的進(jìn)口、銷售、市場營銷及服務(wù)。2010年寶馬汽車在全國進(jìn)口汽車品牌銷售排名中位居第二，市場份額為10.5%。2011年至2013年寶馬汽車的進(jìn)口數(shù)量排名第一。

2003年5月，華晨寶馬成立，其經(jīng)營范圍包括寶馬乘用車、零部件的生產(chǎn)、銷售及提供售后服務(wù)等。華晨寶馬成立后，在全國設(shè)有2個(gè)整車工廠和1個(gè)發(fā)動(dòng)機(jī)工廠，420個(gè)銷售和服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，4個(gè)寶馬零部件配送中心，3個(gè)寶馬培訓(xùn)中心，15個(gè)培訓(xùn)基地和11個(gè)鈑噴培訓(xùn)點(diǎn)，至2013年華晨寶馬的寶馬汽車年產(chǎn)量、銷售量均突破20萬輛。

（二）“”、“寶馬”、“BMW”等商標(biāo)享有的市場聲譽(yù)相關(guān)的事實(shí)

2004年至2014年，世界品牌實(shí)驗(yàn)室的世界品牌500強(qiáng)排行榜的排名，原告的“”、“BMW”、“寶馬”品牌歷年來排名均在前35位內(nèi)。2013年1月，亞太公司公布的《2012年中國車輛可靠性研究》顯示寶馬汽車在54家品牌中排名最高。寶馬3系汽車、寶馬5系汽車、BMW 530Li型汽車、寶馬X1型汽車多次在德國、美國、中國的相關(guān)媒體評比中獲獎(jiǎng)。

（三）對“”、“寶馬”、“BMW”等商標(biāo)宣傳推廣的相關(guān)事實(shí)

原告的證據(jù)顯示，寶馬中國、華晨寶馬以及位于全國不同地區(qū)的寶馬汽車授權(quán)經(jīng)銷商通過開展各種形式的商業(yè)宣傳和推廣活動(dòng)等方式，宣傳、使用“”、“BMW”、“寶馬”商標(biāo)。包括寶馬汽車品牌推廣活動(dòng)被相關(guān)媒體報(bào)導(dǎo)、積極參與各類車展、積極參與各類公益事業(yè)，獲得多項(xiàng)榮譽(yù)以及積極參與各項(xiàng)體育賽事。

（四）關(guān)于“”、“寶馬”、“BMW”等商標(biāo)被司法保護(hù)和行政保護(hù)的相關(guān)事實(shí)

2000年6月，商標(biāo)寶馬BMW（使用商品為汽車）被國家工商行政管理總局錄入《全國重點(diǎn)商標(biāo)保護(hù)名錄》。“”、“BMW”、“寶馬”等注冊商標(biāo)多次獲得行政和司法的保護(hù)。2009年12月、2010年9月、2012年11月，“”、“BMW”、“寶馬”等注冊商標(biāo)分別被湖南省高級(jí)人民法院、國家商標(biāo)局、國家商評委認(rèn)定為馳名商標(biāo)。

（五）“”、“BMW”、“寶馬”等商標(biāo)被媒體報(bào)道的相關(guān)事實(shí)

國家圖書館出具的查詢報(bào)告顯示，從2000年起至2007年期間，《國際商報(bào)》、《中國汽車報(bào)》、《汽車商報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《中國物資報(bào)》、《財(cái)經(jīng)時(shí)報(bào)》、《摩托天地》、《中國企業(yè)報(bào)》、《中國商報(bào)》、《中國工業(yè)報(bào)》、《汽車電子?？贰督?jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)》等近百家媒體對原告的“”、“BMW”、“寶馬”等商標(biāo)和商品進(jìn)行了相關(guān)報(bào)道。

2008年至2010年期間，太平洋汽車網(wǎng)（pcauto.com）、人民網(wǎng)（people.com.cn）、車168（che168.com）、汽車之家（autohome.com.cn）、新浪網(wǎng)（sina.com）、鳳凰網(wǎng)（ifeng.com）、新華網(wǎng)（xinhuanet.com）、易車網(wǎng)（bitauto.com）、21世紀(jì)網(wǎng)（21cbh.com）、中華網(wǎng)（china.com）、路透（reuters.com）、騰訊（qq.com）、搜狐（sohu.com）、網(wǎng)易（163.com）等網(wǎng)絡(luò)媒體對原告的“”、“BMW”、“寶馬”等商標(biāo)和商品進(jìn)行了相關(guān)報(bào)道。

（六）其他相關(guān)事實(shí)

2001年12月28日，原告授權(quán)廈門寶姿服飾有限公司（以下簡稱廈門寶姿）和世紀(jì)寶姿服裝（廈門）有限公司（以下簡稱世紀(jì)寶姿）在其生產(chǎn)和銷售男式、女士和兒童服裝、皮制品等商品上使用“BMW”、“BMW lifestyle”等商標(biāo)。嗣后，廈門寶姿和世紀(jì)寶姿以開設(shè)“BMW lifestyle（寶馬服飾）”專賣店的方式，持續(xù)推廣使用“BMW”、“BMW lifestyle”等商標(biāo)。2001年至2007年期間，《世界都市》、《人民日報(bào)》、《新經(jīng)濟(jì)》等幾十家報(bào)刊媒體對“BMW lifestyle（寶馬服飾）”進(jìn)行了相關(guān)報(bào)道。原告提供的照片顯示，“BMW lifestyle（寶馬服飾）”專賣店在其店內(nèi)裝潢等處使用了“BMW lifestyle”等標(biāo)識(shí)。

三、原告在本案中主張的與侵權(quán)相關(guān)的事實(shí)

（一）被告創(chuàng)佳公司、被告德馬公司的有關(guān)情況

2007年7月24日，被告創(chuàng)佳公司成立，經(jīng)營范圍服飾批發(fā)、零售等。2008年7月11日，被告德馬公司成立，其原名“德國寶馬集團(tuán)（國際）控股有限公司”[GERMAN BMW GROUP （INTL） HOLDING LIMITED]。在2010年6月24日變更為現(xiàn)名“德馬集團(tuán)（國際）控股有限公司”。被告周樂琴系被告德馬公司的唯一董事及股東。

（二）被告德馬公司、周樂琴享有的與本案相關(guān)的注冊商標(biāo)的有關(guān)情況
被告德馬公司通過轉(zhuǎn)讓獲得第25類“”、“”商標(biāo)，通過注冊獲得第25類“”商標(biāo)。被告周樂琴通過轉(zhuǎn)讓獲得第25類“”商標(biāo)，通過注冊獲得第25類“”商標(biāo)、第18類“”商標(biāo)。

（三）涉及原告主張被控侵權(quán)行為的相關(guān)事實(shí)

被告德馬公司、周樂琴通過將上述商標(biāo)授權(quán)被告創(chuàng)佳公司使用的方式與被告創(chuàng)佳公司自2009年共同設(shè)立了BMN品牌加盟體系。被告德馬公司、創(chuàng)佳公司在經(jīng)營BMN品牌加盟體系的過程中，將“”、“”商標(biāo)著色或使用“”商標(biāo)，與“”商標(biāo)、“”標(biāo)識(shí)，以及德國寶馬集團(tuán)（國際）控股有限公司[GERMAN BMW GROUP （INTL） HOLDING LIMITED]企業(yè)名稱、德國寶馬集團(tuán)、德國寶馬、寶馬等文字相組合，并廣泛使用于品牌加盟手冊、經(jīng)營場所裝潢、廣告宣傳等BMN品牌加盟體系，以及生產(chǎn)、銷售的服裝、鞋、包等商品上，并在全國多個(gè)省市發(fā)展加盟體系并銷售至今。

上海知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院審理認(rèn)為：

本案中各方當(dāng)事人的爭議焦點(diǎn)在于：一、原告的涉案商標(biāo)是否可以被認(rèn)定為馳名商標(biāo)；二、三被告是否實(shí)施了原告主張的侵權(quán)行為；三、三被告在本案中應(yīng)否承擔(dān)民事責(zé)任。

▲ 關(guān)于第一個(gè)爭議焦點(diǎn)。

首先，在本案中，原告主張馳名商標(biāo)的“”、“寶馬”、“BMW”商標(biāo)核定使用的商品為第12類機(jī)動(dòng)車輛、摩托車及其零件，原告又使用相同或相近的“”、“”圖形、“BMW”在第18類皮革制品、第25類服裝等商品上申請了注冊商標(biāo)。而本案被控侵權(quán)商品屬于第25類的服裝以及第18類的皮革制品，且被控侵權(quán)標(biāo)識(shí)中還涉及已經(jīng)取得注冊商標(biāo)專用權(quán)的商標(biāo)標(biāo)識(shí)。因此，本案并不僅僅涉及原告第25類、第18類上的商標(biāo)與被控侵權(quán)標(biāo)識(shí)的比對，還涉及被告德馬公司、被告周樂琴已登記并使用在第25類、第18類商品上的商標(biāo)是否侵犯原告主張的第12類上的馳名商標(biāo)，且第12類機(jī)動(dòng)車輛與第18類皮革制品、第25類服裝，無論從相關(guān)公眾對商品材質(zhì)、銷售渠道等方面的一般認(rèn)知，還是根據(jù)《商標(biāo)注冊用商品和服務(wù)國際分類表》、《類似商品和服務(wù)區(qū)分表》上的分類，兩者屬于既不相同也不相類似的商品。因此，根據(jù)當(dāng)事人的請求和本案的具體情況，有必要對“”、“寶馬”、“BMW”商標(biāo)是否屬于馳名商標(biāo)及其形成作出認(rèn)定，才可以對三被告在本案中是否構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)作出全面判斷。故本案中有必要認(rèn)定“”、“寶馬”、“BMW”商標(biāo)是否屬于馳名商標(biāo)。其次，在案證據(jù)互相印證，足以證明原告的“”、“BMW”、“寶馬”商標(biāo)至少在2007年就已為中國境內(nèi)相關(guān)公眾廣為知曉，屬于馳名商標(biāo)。之后“”、“BMW”、“寶馬”商標(biāo)在中國境內(nèi)的知名程度亦隨著其持續(xù)使用而不斷增加、擴(kuò)張，持續(xù)處于馳名狀態(tài)。

▲ 關(guān)于第二個(gè)爭議焦點(diǎn)。

（一）被告創(chuàng)佳公司、德馬公司、周樂琴明知“”、“BMW”、“寶馬”商標(biāo)屬于原告的馳名商標(biāo)，仍惡意共謀，共同建立BMN品牌加盟體系并通過生產(chǎn)、銷售被控侵權(quán)商品、授權(quán)BMN品牌授權(quán)經(jīng)銷商、廣告宣傳等商業(yè)活動(dòng)使用侵權(quán)標(biāo)識(shí)，實(shí)施了如下涉案商標(biāo)侵權(quán)及不正當(dāng)競爭行為：1.以“BMW”、“寶馬”作為字號(hào)注冊成立被告德馬公司，并在BMN品牌加盟體系的經(jīng)營中使用德國寶馬集團(tuán)（國際）控股有限公司[GERMAN BMW GROUP （INTL） HOLDING LIMITED]并授權(quán)BMN品牌授權(quán)銷售商使用的行為構(gòu)成不正當(dāng)競爭。2.在25類、18類商品上使用德國寶馬、德國寶馬集團(tuán)并授權(quán)BMN品牌授權(quán)經(jīng)銷商使用，構(gòu)成對原告“寶馬”馳名商標(biāo)的侵害。3.在25類商品上注冊、使用并授權(quán)BMN品牌授權(quán)經(jīng)銷商使用“”注冊商標(biāo)，屬于模仿原告“”馳名商標(biāo)，誤導(dǎo)公眾，并致使原告的利益可能受到損害的商標(biāo)侵權(quán)行為。4.考慮到本案中各被告具有極為明顯的侵權(quán)主觀故意，且沒有證據(jù)證明“”注冊商標(biāo)曾被實(shí)際使用，故對“”注冊商標(biāo)的注冊使用亦不存在對“”注冊商標(biāo)的商譽(yù)傳承。而“”注冊商標(biāo)標(biāo)識(shí)與原告“BMW”馳名商標(biāo)相近似，足以誤導(dǎo)公眾并可能致使權(quán)利人的利益受到損害。因此，被告在25類商品上注冊、使用并授權(quán)經(jīng)銷商使用“”注冊商標(biāo)及“”標(biāo)識(shí)，屬于模仿原告“BMW”馳名商標(biāo)，誤導(dǎo)公眾，并致使原告的利益可能受到損害的商標(biāo)侵權(quán)行為。5.在18類、25類商品上使用的部分被控侵權(quán)標(biāo)識(shí)，侵犯了原告注冊在第18類、第25類商品上的注冊商標(biāo)專用權(quán)。

（二）原告寶馬公司下列侵權(quán)主張?jiān)诒景钢胁⒉怀闪ⅰ?.鑒于，“”、“”商標(biāo)標(biāo)識(shí)與原告“”馳名商標(biāo)標(biāo)識(shí)不相近似，也不會(huì)造成相關(guān)公眾的混淆和誤認(rèn)。故對“”、“”商標(biāo)標(biāo)識(shí)的注冊使用，不構(gòu)成對原告“”馳名商標(biāo)的侵權(quán)。2.鑒于德馬公司、德馬集團(tuán)（國際）控股有限公司與原告“寶馬”商標(biāo)并不構(gòu)成相同或近似，不會(huì)造成相關(guān)公眾的混淆和誤認(rèn)，故對德馬公司、德馬集團(tuán)（國際）控股有限公司的使用不構(gòu)成對原告的不正當(dāng)競爭和商標(biāo)侵權(quán)。3.鑒于沒有證據(jù)證明“”注冊商標(biāo)在本案中被使用，故原告對被告德馬公司注冊“”商標(biāo)行為的異議，應(yīng)由相關(guān)行政管理部門依法予以處理。

▲ 關(guān)于第三個(gè)爭議焦點(diǎn)。

本案中，被告創(chuàng)佳公司、被告德馬公司、被告周樂琴共同設(shè)立和經(jīng)營了BMN品牌加盟體系，并對BMN品牌加盟體系中具體企業(yè)名稱、標(biāo)識(shí)的使用有著明顯的意思聯(lián)絡(luò)。在經(jīng)營BMN品牌加盟體系的過程中，被告創(chuàng)佳公司、被告德馬公司、被告周樂琴通過上述商標(biāo)侵權(quán)及不正當(dāng)競爭行為，故意造成BMN品牌與原告之間具有特定聯(lián)系的混淆和誤認(rèn)，具有共同的主觀惡意，三被告上述分工合作的不同侵權(quán)行為產(chǎn)生了共同的侵權(quán)后果，故三被告應(yīng)當(dāng)就其侵權(quán)行為共同承擔(dān)停止侵權(quán)、消除影響、賠償損失的民事責(zé)任。

綜上所述，上海知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院依照《中華人民共和國侵權(quán)責(zé)任法》第八條，《中華人民共和國商標(biāo)法》第十三條第一款、第三款、第十四條第一款、第五十七條第（一）項(xiàng)、第（二）項(xiàng)、第六十三條第一款、第三款，《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第一條第（二）項(xiàng)、第九條、第十條，《最高人民法院關(guān)于審理涉及馳名商標(biāo)保護(hù)的民事糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條、第二條第（一）項(xiàng)、第五條第一款、第三款、第十條的規(guī)定，于2016年9月30日作出判決：

一、被告上海創(chuàng)佳服飾有限公司、被告德馬集團(tuán)（國際）控股有限公司、被告周樂琴立即停止對原告寶馬股份公司享有的“”圖形注冊商標(biāo)（商標(biāo)注冊證第282196號(hào)）、“寶馬”文字注冊商標(biāo)（商標(biāo)注冊證第784348號(hào)）、“BMW”字母注冊商標(biāo)（商標(biāo)注冊證第282195號(hào)）、“”圖形注冊商標(biāo)（商標(biāo)注冊證第G955419號(hào)）、“”圖形注冊商標(biāo)（商標(biāo)注冊證第G673219號(hào)）、“BMW”字母注冊商標(biāo)（商標(biāo)注冊證第G663925號(hào)）專用權(quán)的侵害；

二、被告德馬集團(tuán)（國際）控股有限公司立即停止使用“德國寶馬集團(tuán)（國際）控股有限公司”的不正當(dāng)競爭行為；

三、被告上海創(chuàng)佳服飾有限公司、被告德馬集團(tuán)（國際）控股有限公司、被告周樂琴應(yīng)于本判決生效之日起三十日內(nèi)在《中國工商報(bào)》刊登聲明，消除因侵權(quán)行為對原告寶馬股份公司造成的影響（聲明內(nèi)容須經(jīng)本院審核）；

四、被告上海創(chuàng)佳服飾有限公司、被告德馬集團(tuán)（國際）控股有限公司、被告周樂琴應(yīng)于本判決生效之日起十日內(nèi)，共同賠償原告寶馬股份公司包括合理費(fèi)用在內(nèi)的經(jīng)濟(jì)損失人民幣300萬元；

五、駁回原告寶馬股份公司的其余訴訟請求。

一審判決后，各方均未提出上訴，一審判決已發(fā)生法律效力。

來源：上海知產(chǎn)法院

編輯：IPRdaily王穎         

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