?對惡意搶注者訴在先權(quán)利人侵權(quán)的處理原則

日前，廣東高院二審審結(jié)了陳某某訴廣東天池茶業(yè)股份有限公司(下稱天池茶業(yè)公司)侵害商標權(quán)糾紛案(下稱“天池”商標案)。在該案中，陳某某是“天池”文字注冊商標的權(quán)利人，該商標核定使用類別為第30類，包括“茶、面包”。陳某某以天池茶業(yè)公司、天池眾福公司、道軒公司在其生產(chǎn)、銷售的茶產(chǎn)品及相關(guān)網(wǎng)頁上使用等標識侵犯其商標專用權(quán)為由，訴至法院，請求停止侵權(quán)并賠償損失。廣東高院經(jīng)審理認定，陳某某以非善意取得的商標權(quán)對天池茶業(yè)公司的正當使用行為提起的侵權(quán)之訴，有違誠實信用原則以及權(quán)利行使的正當性，構(gòu)成權(quán)利濫用，其與此有關(guān)的訴訟請求不應(yīng)得到法律的支持。想了解更多商標注冊知識，或是其他知識產(chǎn)權(quán)方面的問題，歡迎關(guān)注知春路知識產(chǎn)權(quán)中國商標查詢庫 ，我們有問必答!

本文將結(jié)合“天池”商標案，就惡意搶注者對在先權(quán)利人提起侵權(quán)之訴的處理原則進行探討。

在先權(quán)利范圍的判定

根據(jù)商標法第三十二條，申請商標注冊不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利，也不得以不正當手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標。“在先權(quán)利”是指在商標注冊申請人提出商標注冊申請之前，他人已經(jīng)取得的權(quán)利和權(quán)益，既包括法律有明確規(guī)定的在先權(quán)利，也包括其他應(yīng)予保護的合法權(quán)益，具體包括在先著作權(quán)、外觀設(shè)計專利權(quán)、姓名權(quán)、字號權(quán)等權(quán)利以及角色形象、作品名稱、角色名稱等權(quán)益。判斷是否損害在先權(quán)利的時間點一般為訴爭商標申請日。這意味著，申請商標注冊不應(yīng)損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利，即不得將他人已獲得的權(quán)利作為商標申請注冊。在該案中，天池茶業(yè)公司將“天池”作為企業(yè)字號登記和使用的時間為2002年，早于訴爭商標的申請日，天池茶業(yè)公司享有的在先權(quán)利為“天池”的企業(yè)字號權(quán)。同時，天池茶業(yè)公司在涉案商標的申請日前已經(jīng)將“天池茶業(yè)”商業(yè)標識在其茶產(chǎn)品上突出使用，并在當?shù)鼐哂幸欢ǖ挠绊懥Γ虼耍?ldquo;天池茶業(yè)”屬于天池茶業(yè)公司已經(jīng)使用并有一定影響的商標。天池茶業(yè)公司對前述字號和商業(yè)標識享有合法的在先權(quán)利。

在先權(quán)利人商標使用行為的性質(zhì)認定

對于是否對消費者造成購買障礙和認知混淆的判定。商標的基本功能是區(qū)分商品和服務(wù)的來源，在先權(quán)利人的商標性使用是否會造成消費者產(chǎn)生混淆，為該案認定是否構(gòu)成商標侵權(quán)的焦點問題。在判定是否會產(chǎn)生混淆這個問題上，應(yīng)從使用人是否具有合法的在先權(quán)利基礎(chǔ)、使用人在主觀上是否有攀附對方商標的意圖以及客觀上是否會導(dǎo)致消費者產(chǎn)生混淆的后果這三方面進行綜合分析。首先，如上所述，天池茶業(yè)公司享有“天池”在先企業(yè)字號權(quán)和“天池茶業(yè)”已使用但未經(jīng)商標注冊的權(quán)利，其具有合法的在先權(quán)利基礎(chǔ)。其次，對于天池茶業(yè)公司的主觀意圖而言，天池茶業(yè)公司的“天池”字號產(chǎn)生于2002年，其于2002年至2005年期間就開始將“天池茶業(yè)”商業(yè)標識用于其茶產(chǎn)品上，經(jīng)過長期持續(xù)的使用，其“天池茶業(yè)”茶產(chǎn)品獲得不少榮譽，并在當?shù)鼐哂幸欢ㄓ绊懥Α６c之相反的是，陳某某未能提供證據(jù)證明其已將涉案商標實際使用于相應(yīng)的茶產(chǎn)品上，雖然陳某某證明了其茶產(chǎn)品取得眾多榮譽，但所有榮譽都是基于宏偉公司“宏偉牌”“鳳凰山牌”等其他品牌取得，與涉案的“天池”商標沒有任何關(guān)聯(lián)。故天池茶業(yè)公司攀附陳某某涉案商標知名度意圖的說法難以成立。最后，從天池茶業(yè)公司的具體使用方式來看，由于“天池”本身就是天池茶業(yè)公司的企業(yè)字號，且一直以“天池茶業(yè)”為商業(yè)標識用于其茶產(chǎn)品上，故天池茶業(yè)公司將“天池茶業(yè)”與其“”圖形注冊商標組合使用于其茶葉產(chǎn)品上，在客觀上不會使相關(guān)消費者誤認該商品來自于陳某某，不會為普通消費者正確識別被訴侵權(quán)商品的來源制造障礙和產(chǎn)生混淆。

惡意搶注的判定標準

關(guān)于商標的惡意搶注的具體判斷標準，可從以下三個方面進行判定：一是被搶注人已經(jīng)在先使用該商標或享有其他在先權(quán)利，二是被搶注的商標具有一定影響力，三是搶注人在主觀上是否具有惡意。

影響力的判定需要從商品的銷售額、市場占有率、消費者的知悉狀態(tài)、投放廣告以及相關(guān)榮譽等方面進行綜合判斷。需要注意的是，在判定“一定影響力”時，要考慮雙方所處的地域性以及知名度的相對性，并應(yīng)適度從寬把握，以降低以不正當手段搶注商標的證明要求，以便在先權(quán)利人依法制止商標搶注，體現(xiàn)商標注冊應(yīng)有真實使用意圖的精神，彰顯人民法院遏制惡意搶注的司法導(dǎo)向。主觀惡意可從以下因素進行判定：一是搶注人明知或應(yīng)知被搶注人在先使用該商標或者享有其他在先權(quán)利。如兩者是否為同行關(guān)系、曾有合作經(jīng)歷或者屬于一定范圍內(nèi)的知情人，如果是則一般可推定搶注人具有明知或應(yīng)知的主觀故意，這在商標法第十五條第二款規(guī)定中也得以充分體現(xiàn)，即“就同一種商品或者類似商品申請注冊的商標與他人在先使用的未注冊商標相同或者近似，申請人與該他人具有前款規(guī)定以外的合同、業(yè)務(wù)往來關(guān)系或者其他關(guān)系而明知該他人商標存在，該他人提出異議的，不予注冊”。二是搶注人以獲取不當利益為目的。這包括積極的作為和消極的不作為兩方面，積極的作為包括搶注商標后進行高價轉(zhuǎn)讓、許可或直接控告被搶注人侵權(quán)并提出高額賠償請求;消極的不作為是指搶注商標后自己并不進行實際使用，反而排斥他人使用。除此之外，搶注人如還存在搶注其他大量商標的囤積行為，不正當?shù)卣加泄操Y源，也是構(gòu)成其具有主觀惡意的考慮因素。

上述所列幾種不正當手段，其共同之處在于搶注者剽竊他人已經(jīng)使用但未來得及申請注冊的商標或其他在先權(quán)利，在他們所申請注冊的商標上并未凝聚自己的智慧和創(chuàng)意，實為用合法的形式掩蓋不合法的本質(zhì)，違背了“誠實信用”原則。

在該案中，陳某某和天池茶業(yè)公司均同處在潮州市相同地域、同系茶業(yè)商品經(jīng)營者，且天池茶業(yè)公司是當?shù)夭枞~協(xié)會會員單位，而陳某某為該協(xié)會會長，陳某某對天池茶業(yè)公司及其在先享有的“天池”字號、“天池茶業(yè)”商業(yè)標識理應(yīng)完全了解，在此情形之下，陳某某仍在第30類相同類別的商品上申請注冊“天池”商標，這種違反誠實信用原則的搶注行為，具有主觀并非善意。其次，陳某某在搶注“天池”商標后，又未能提供證據(jù)證實其進行了實際使用，反而排斥他人使用。除此之外，經(jīng)查，陳某某以其本人或宏偉公司的名義還注冊了各類商標近百個，其中僅在第30類商品上就注冊了近50個商標?？梢姡惸衬车纳虡俗孕袨椴⒎腔谄湔Ｉa(chǎn)經(jīng)營的需要，而有囤積商標之嫌，不正當占有公共資源，擾亂公平競爭的市場秩序，對具有在先權(quán)利的天池茶業(yè)公司也涉嫌存在不正當競爭。據(jù)此，陳某某取得和行使“天池”商標權(quán)的行為難謂正當。陳某某以搶注的商標權(quán)對天池茶業(yè)公司的正當使用行為提起的侵權(quán)之訴，有違誠實信用原則以及權(quán)利行使的正當性，構(gòu)成權(quán)利濫用，其與此有關(guān)的訴訟請求不應(yīng)得到法律的支持。惡意搶注者不能通過形式合法謀取不正當利益。

近年來，惡意搶注商標趨勢日益嚴重，搶注人通過高價轉(zhuǎn)讓搶注商標、提起商標侵權(quán)訴訟要求高額賠償?shù)确绞将@利，極大地擾亂了商標申請和使用秩序，給誠信經(jīng)營者造成了不必要的成本和障礙。筆者認為，應(yīng)堅決遏制惡意搶注商標行為，有力規(guī)范商標注冊秩序，維護在先權(quán)利人的合法權(quán)益和市場的公平競爭秩序。

推薦閱讀：

天津“大福來”陷商標搶注 幾十年老字號要改名？

企業(yè)該如何防止自己的商標被搶注呢

茶飲商標迷人眼 商標搶注亂象 難住加盟商

商標代理機構(gòu)惡意搶注“歐尚”商標被駁回！

搶注姓名按擾亂商標注冊秩序處罰

新一季《奔跑吧兄弟》開播 百件“跑男”商標被搶注!